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マイケル・ジョーダンが中国で名前の無断商標登録を潰せなかった事例

中学高校とずっとバスケ部だったのですが、当時マイケル・ジョーダンはすべてのバスケ少年たちの憧れの的で、言葉では言い表せないほどの人気を誇っていました。

そのバスケの神様、マイケル・ジョーダンが、中国で「ジョーダン」の名称を勝手に商標登録されたとして争っていた件が決着しました。結論は、ジョーダン側の敗訴。バスケの神様も中国の法律には勝てなかったようです。

訴訟の内容
事案の概要

中国の乔丹体育という企業が、『乔丹』を含む複数の商標を中国で出願し、登録を得ました。『乔丹』は中国語で人名の「ジョーダン」を意味します。これに対してマイケル・ジョーダンは、自分の名前が勝手に商標登録されたとして、商標登録の無効宣告請求をしたものです。
なお以下の記事では「商標権侵害」となっていますが、本件は無効審決(無効宣告決定)に対する取消訴訟です

なお、本件無効宣告請求は、先だって行った異議申立が却下されたことを受けて、2012年に商標評審委員会に対してなされ、2014年4月に請求棄却(商標登録維持)の決定がなされました。これを受けて、ジョーダン側は今年の初めに北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起しましたが、そこでも敗訴しました。そのため、今年4月に北京市高級人民法院(日本でいう高裁)に上訴していました。

また本件とは直接関係ありませんが、訴えられた乔丹体育はこれらの訴訟等によりブランドイメージが低下し予定していた上場に失敗したとして、逆にジョーダン氏に損害賠償を求める訴訟を提起しています。

結論

請求棄却。商標登録維持。

裁判所の判断

北京市高級人民法院は、

  1. 乔丹が必ずしも”Jordan”に対応するわけではない点、
  2. “Jordan”は米国で一般的な姓または名である点、
  3. “Michael Jordan”の中国語表記は「迈克尔·乔丹」であるが、「乔丹」のみの商標が「迈克尔·乔丹」や”Michael Jordan”を示すことの証明がない点、

を理由に、「乔丹」はマイケル・ジョーダンの名前についての権利を侵害しないと結論付けました。

また、ジョーダン側は、乔丹体育が下記の図形を用いていたことから、「乔丹」がマイケル・ジョーダンに結びつくなどと主張しました。

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しかし人民法院は、このようなシルエットのみでは需要者はこの図形の人物がマイケル・ジョーダンであると判断できないとして、この主張を退けました。この文脈で、人民法院は、人格権たる肖像権が保護されるには、需要者が明確にその肖像を認識できなければならないことを指摘しています。

解説
ジョーダンと乔丹

人名の Jordan は、中国語(簡体字)では乔丹と表記されます。なお、「乔」という字は、日本語では「喬」に該当します。

乔丹のピンインは qiáo dān (チィァオ ダン)です。これはJordan の音から漢字を当てはめたパターンですが、[dʒɔ́ːrdn]と[qiáodān]の称呼がどの程度類似するか(Jordanから乔丹がただちに導かれるのか)を真剣に検討すると、多少面倒かもしれません。実際、人民法院は「乔丹」とJordanが必ずしも一対一対応しないと指摘しています。

ただ辞書で調べる限り中国語の「乔丹」は人名のJordanに一対一対応しているように思えます。このあたりは中国語に詳しい方の意見をきいてみたいところです。

余談ですが、Jordanには人名(ジョーダン)と国名(ヨルダン)の2種類の意味があります。中国語では、人名の場合は「乔丹」、国名の場合は「约旦(yuēdàn)」と、表記も発音も異なります。この点については日本語と同じですね。

中国商標法の規定 – 日本法との比較 –

乔丹は中国で商標登録されるべきなのでしょうか。中国商標法では、以下の規定があります。

第32条(旧31条)
商標登録出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。(後段省略)

日本の商標法と比べると、だいぶ規定ぶりが異なります。

まず、日本の商標法では、このような包括的な規定にはなっていません。商標法4条1項各号に、登録できないケースが個別に列挙されています。一方で中国法では、かなりざっくりとくくってあり、具体的なケースは個別の案件ごとに判断する仕組みになっている点が特徴です。

さらに、「先に存在する他人の権利」なる概念は、日本の商標法ではありません。ここにいう「権利」には、意匠権や著作権、企業名などが広く含まれます。企業名などは商標登録されていない場合も含まれますから、このようなものまで出願の排除効を有するのは、日本の商標法よりも厳しい規定ぶりだといえます。今回は人名である「マイケル・ジョーダン」がこの権利である前提で争われました。

私見

マイケル・ジョーダンからすると、このような商標登録が潰せないのは非常につらいと思います。仮に先に自分で登録しようにも、不使用の問題があるので結局は意味がないことです。

人民法院は、要は「乔丹」と「マイケル・ジョーダン」が対応しないので、ジョーダンの氏名についての権利を侵害しない(ゆえに「乔丹」は商標登録されることができる)と結論付けました。ジョーダン側は、上述のようにシルエットからマイケル・ジョーダンが連想される点や、乔丹体育が背番号23番のユニフォームを販売していることから、需要者は「乔丹」からマイケル・ジョーダンを想起するなどと主張しましたが、認められませんでした。

たしかに「ジョーダン」は、米国で一般的な姓または名です。上記シルエットロゴからは、必ずしもマイケル・ジョーダンを想起できないという指摘も正しいでしょう。(ちなみにこのシルエットはNIKEが用いている下記の有名なシルエットを模倣したものと思われます。)

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左:NIKEがエアジョーダンシリーズに用いたロゴ 右:乔丹体育が用いているロゴ
右の図だけを見てマイケル・ジョーダンを想起するのはたしかに難しい

バスケファンにとっては、このロゴはむしろ下記NBAのロゴを連想させます(まぁたいして似ていないのですが)。ロゴから「NBA」あるいは「バスケ」しか連想しないとすると、「乔丹」とこのロゴの組み合わせでは、NBAに在籍する他のジョーダン選手(例えば現役では DeAndre Jordan や Jordan Hill)をも想起するので、やはり「乔丹」とマイケル・ジョーダンが一対一対応しないという指摘には一理あるように思います。

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NBAのロゴ。モデルは Jerry West

しかし、「ジョーダンという語」と「バスケ」の組み合わせでもマイケル・ジョーダンと対応しないとされてしまうと、もはや中国で自己の姓または名を他人に勝手に商標登録されてしまうことは防げないようにも思えてきます。乔丹体育は、「乔丹」は一般的な米国人の名前から取っただけで、マイケル・ジョーダンとは無関係であると主張していますが、さすがにこれは無理があります。中国ではバスケは日本に比べかなり人気のあるスポーツで、マイケル・ジョーダンは中国で最も有名な外国人の一人です。実際、下級審段階では、ジョーダン側は「「乔丹」という語を知っており、かつ真っ先にマイケル・ジョーダンを想起する需要者は、全国の63.8%にのぼる」という調査結果を証拠として提出しています。それでも、「乔丹」とマイケル・ジョーダンは必ずしも一対一対応しないからダメだというのですから、中国では、氏名ならともかく、ありふれたものの場合は姓または名のみを他人に商標登録されてしまうことは甘受するしかないといえるかもしれません。

しかし、中国商標法第32条では、人物の氏名についての権利は、その人の人格権を指すとされています。そうであるならば、必ずしも一対一対応のような厳格な基準を要求するのではなく、「乔丹」についての商標登録がマイケル・ジョーダンの人格権を損なうか、より本質的な議論があってもよいように思います。例えば、「乔丹」とマイケル・ジョーダンが一対一対応するかはそれほど重要ではなく、「乔丹」からマイケル・ジョーダンを強く連想するかどうかで判断すればよいのではないでしょうか。また本件では、マイケル・ジョーダンの著名性が判断にどれくらい影響を与えているのか不明です。仮に著名性が考慮されるのだとすると、マイケル・ジョーダンの著名性で足りないならばもはや全人類でこのような事例に対応できる人物はほとんどいないでしょうし、逆に著名性が一切考慮されないのだとすると、著名人の姓や名を不正な商標登録から保護することはやはり非常に難しいことになります。

なお、「乔丹体育」は中国では非常に有名な会社です。私の住んでいる義烏でも、近所のスーパーやコンビニではどこでも乔丹体育のボールなどを売っています。乔丹体育は1984年に設立され、その後これほど有名になり上場直前まで成長した会社ですから、中国国家としてこのブランドは守らなければならないという判断がはたらいたのかもしれません。そういう意味では、本件は多少特殊な事情があったのかもしれません。

日本の場合

仮に日本で『ジョーダン』なる商標が出願されたとしたら、どうなるでしょうか。

もし日本人の名前なら、ありふれた氏は登録になりません(商3条1項4号)。しかしジョーダンは日本ではありふれた氏ではないので、本規定をもっては拒絶されないでしょう。

本件の場合は、「他人の氏名の著名な略称」として登録拒絶になると思われます(商4条1項8号)。

商標法第4条第1項
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

「氏名」とはフルネームのことなので、「マイケル・ジョーダン」は、本人か、本人から許諾を得た人以外は登録できません。しかし「ジョーダン」は氏名ではないので、これに該当しません。氏または名のいずれか一方の場合は、それが著明な場合に限って本号に該当します。ジョーダンはマイケル・ジョーダンの略称として日本で著明だと思われるので、日本では本号を根拠に登録されないと思います。実際、「ジョーダン」の商標登録は、本日の時点で存在しません。

この規定は、上記私見で述べた「「乔丹」からマイケル・ジョーダンを強く連想するかどうか」という基準に近いものとなっているといえそうです。氏名の略称が著明なのであれば当然略称からその人物を連想するでしょうから、それを他人が勝手に商標登録すると人格権が損なわれると考えているわけです。

類似の事例

類似というほどではないのですが、同様に32条を根拠に登録性が争われた事例があります。

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広州のステーキハウスが、上記ロゴを商標登録したところ、下記シカゴ・ブルズの著作権を侵害する商標だとして、NBAから異議申立及びその却下決定に対する不服審判を請求されました。

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結局本件はその後中級人民法院を経て高級人民法院まであらそわれることとなり、最終的にNBA側の主張が認められて、上記商標登録は取り消されました。

著作権を侵害する商標だから登録できないという規定は、日本の商標制度の感覚からはにわかには受け入れられないかもしれません。日本では、他人の著作物であっても勝手に商標登録できることになっています(その著作物が周知な場合は登録できないこともあります)。その上で、著作権とぶつかる範囲の商標権の効力を制限するというバランスの取り方をしています。そうしないと、特許庁は審査段階でその商標が他人の著作物でないかを調査し判断する必要が出てきてしまいますが、商標の著作物性を判断するのは一般には難しいく、審査負担にも繋がってしまいます。

実際、上記事件でも、シカゴ・ブルズのロゴの著作権の帰属について延々と議論がされています。商32条違反を根拠にする無効審判では請求人適格が先行権利者または利害関係人に限られているため、著作権の権利の帰属が問題になるのです。異議申立、無効審判、中級法院、高級法院と争ってようやくNBAが上記ブルズロゴの著作権を有していることが認められました。

NBAがステーキハウスを経営する可能性は低く、自らの商標登録が現実的でないことから、こういう事態を防ぐには著作権登録をしておくことが有効だと考えられます。しかしすべてのロゴなどを著作権登録することも現実には難しく、また仮に著作権登録をするにしても、日本企業は日本で登録しておけば足りるのか、中国での登録が必要なのか(訴訟負担がどの程度軽減されるのか)、まだわかりません。

中国では、審査段階では先行する著作権等についての調査は行われないため、上記のような事例では一旦登録された後に異議申立や無効審判などで登録を潰すことになります。著作権に基づいて他人の不正な出願を排除できることはたしかに便利なのですが、著作権の管理を戦略的に行わないと実務上証明負担がかなり大きく、せっかく便利な規定も十分に活用できない点に注意が必要です。

上述のように中国商標法32条はかなりざっくりとした規定ぶりになっていて、どのような権利に基づいてどのような出願を排除できるかは、個別の事例ごとに、審判や裁判で闘う必要があります。しかしまだ事例が少なく、それらの基準が明らかになっていないものも多いようです。中国ではちょっとでも有名になり価値が出てくるとすぐに無断で商標登録されてしまうことがよくあります。国際的に活動する企業は常に最新の情報にアンテナを張っておくことが重要です。

他人のブランドを商標登録できるのか?

例えば外国で展開されているブランドが、まだ日本で商標登録されていないときに、そのブランドの持ち主(メーカー)あるいはその代理店以外の人が、勝手にその商標を登録することはできるのでしょうか。

あるいは、そうして他人に登録されてしまった商標権を、ブランドの持ち主は奪還することができるのでしょうか。

弊所には最近、上記両方のご相談を多くいただきます。以下、登録になる場合とならない場合を見ていきましょう。

基本的な考え方

商標法では、他人が勝手に他者のブランドを登録しようとすることを、当然想定しています。

日本の商標制度は、先願主義を採用しています。つまり、同じ内容ならば、早い方の出願が優先的に登録になります。要は早い者勝ちなのです。

また、商標は選択物であり、商標自体には価値がありません(無価値物)。これは、特許や実用新案、意匠などの対象には価値があり、それらを発明などしたことが偉いから権利を与えるとする創作法の立場とは根本的に異なります。

つまり商標の世界では、その商標を出願人自ら生み出したかどうかには興味がなく、他人と区別できる表示(「標章」といいます)を、他人よりも先に出願した人に商標権を与えることになっています。なので、他人のブランドであっても、先に出願しさえすれば登録する。これが商標法の基本的な姿勢です。

一方で、それを貫徹すると様々な不具合が出てくることは容易に想像できます。例えば、『シャネル』という商標が、財布について日本で商標登録されていなかったとします。それに気付いた人が勝手にそれを日本で登録して、シャネルに対し「日本で販売したければ私にライセンス料を払え」と言ってきたら困りますよね。このような権利行使は商標法の趣旨から外れるため、最初から登録できないことにしています。このように先願主義の例外として、他人のブランドを登録できないケースがいくつかあります。

拒絶理由
商4条1項10号(未登録周知商標)

商標登録されていなくても、既に周知(有名)となっている商標は、無関係の人が登録してしまうと、既にそのブランドを知っている人が商品の出所を混同(要は商品の取り違え)してしまうので、登録できないことになっています。

また、そのブランドを周知にするまでに積み重ねられた信用を横取りするのを防ぐことも理由となっています。

輸入商品であっても、実店舗で販売する場合は、その所在地と隣接都道府県程度でそのブランドが周知になっていれば本号の対象となり、他人の出願を排除できるとされています(インターネット販売の場合は全国周知が必要とする解説もありますが、実際の審査実務では地域的な基準よりも販売数量や広告規模が重視されるようです)。ただし本号は需要者の混同防止が目的なため、日本国内での周知が必要です(外国のみで周知であってもダメ)。また、出願時と査定時両方で周知であることが必要です(商4条3項)。

商4条1項15号(商品又は役務の出所の混同)

本号も、既に周知になっている商標が無関係の人に登録されると需要者が商品を取り違えてしまうおそれがあるため、登録できないとする規定です。

また、本号では広義の混同(商品の取り違えだけでなく、関連会社などの関係にあると誤認されること)の防止までもが目的となっているため、非類似の商品までが範囲に含まれます。

例えば、シャネルの財布は有名だが、シャネルが靴を作っていない場合に、「靴」を指定商品とした商標『シャネル』の出願は、本号を根拠に拒絶されます。おそらく、他人のブランドを無断で登録しようとした場合に最も多く根拠とされるのが本号です

なお、本号でも日本国内での周知が必要で、かつ、出願時と査定時両方で周知であることが必要です。

商4条1項19号(不正使用目的の周知商標)

外国のみで周知なブランドが無断で登録されようとする場合には、上記10号や15号では拒絶できません。そのような出願は、本号を根拠に拒絶されます。

外国で成功したブランドがこれから日本に進出しようとするときに、先に商標登録をしていた他人が、商標権を根拠にそれを阻もうとしたり、高いライセンス料を要求したり、商標権を高額で売りつけようとしたりすることは、社会正義に反します。本号はそうした社会正義に反する商標登録を防止するための規定です。

本号は外国のみで周知な場合もその対象とする一方、前述のように商標権を高額で売りつけようとするなどの不正の目的がある場合に限定して適用されす。しかしながら、外国で周知な商標を他人が日本で登録しようとすることは、それ自体が不正の目的があると審査段階で推認される*ので、結局のところ外国で周知な商標を勝手に登録しようとすると本号に該当する可能性が高いといえます。

* 別途商標の顕著性が考慮されます

なお、本号でも、出願時と査定時両方で周知であることが必要です。

商4条1項7号(公序良俗違反)

本号は公序良俗に反する登録を排除するための包括的な規定です。かつては第三者による剽窃的な商標登録は本号を根拠に拒絶されていましたが、いまは上述の規定(10号、15号、19号)が適用されることになっています。

上述の規定はいずれも、少なくとも日本か海外いずれかで周知であることが前提なので、出願時に周知性を獲得できていなかった商標について第三者による登録を排除するには本号を用いるしかないのですが、審査基準が変わったため、最近の審査実務では本号を用いて剽窃的な出願を拒絶することは難しくなりました。出願の経緯で特に不誠実な事実があった場合にかぎり、本号により拒絶されることになります。このような包括的な規定の適用は抑制的であるべきなので、その方針は正しいといえるでしょう。

商4条1項8号(他人の氏名または著名な略称)

登録しようとする商標(ブランド)がそのメーカーの会社名と同じ場合は、本号の対象となります。他社名と同じ名称のブランドを勝手に登録しようとすると、本号で拒絶されるのです。

ただし、略称の場合は他社名が著名な場合に限り本号の適用となります。多くの場合、商品ブランドは社名の略称となるため、本号の対称となるのはその社名が著名な場合に限られます。

例えば「エクスカリバー株式会社」の商品ブランドが「エクスカリバー」である場合に、この『エクスカリバー』を登録しようとすると、これは商品ブランドであると同時に、会社名の略称でもあります。略称の場合は、その社名が著名な場合のみ本号の対象となるので(※外国のみでの著名で足ります)、「エクスカリバー株式会社」が著名な場合に限り、本号により登録が拒絶されることになります。

この著名性の判断は比較的緩く解釈されていて、外国である程度以上(従業員数が数百人以上いるなど)であれば、著名と判断されることが多いです。

無効理由・異議申立理由

上記の拒絶理由はすべてそのまま無効理由に挙がっています。従って、仮に審査段階で上記拒絶理由が見逃され登録になってしまった場合は、無効審判を請求することができます。異議申立についても同じです。

取消理由

一方で、拒絶理由等ではないが、取消理由に挙がっているものもあります。

商53条の2(代理人による不正登録)

出願前1年以内に外国メーカーの代理人であった人が、その商標を日本で勝手に登録してしまった場合は、本条に基いて、その商標登録を取り消すことができます。

代理人とは、メーカーに対して何らかの代理権を有する者を指し、一般には代理店がこれに該当します。単に仕入れをしているだけの卸先はこれに含まれないことに注意が必要です。

また、本取消審判を請求できるのは、ブランドの持ち主である海外メーカーだけである点にも注意が必要です。代理店などは、利害関係人にはなるでしょうが、本審判を請求することはできません。この場合は、その海外メーカーから弁理士宛の委任状を用意してもらい、事実上代理店が動くという方法をとることになります。

他人のブランドを登録してもよいのか

結局のところ、他人のブランドを勝手に登録してもよいのでしょうか。

少なくとも法律上は、上記の不登録事由や取消理由がありますので、これらに該当する場合には、そうした出願はリスクが大きく、出願すべきでないといえるでしょう。

一方で、上記のいずれの理由にも該当しない場合は、そのような出願をしてはいけないという法律上の根拠はありません。冒頭で述べたように、商標法はそうした出願を当然に予定しています。厳しいかもしれませんが、先願主義のもと、前もって出願しておかなかった点にメーカーの責任があるともいえます。

また、ほとんどの拒絶理由(無効理由)は、そのブランドが周知であることを前提にしています。一般に、商標は登録されて初めて保護されますが、未登録の商標は、周知性を獲得した場合にかぎり、他人に勝手に登録されないなど一定の保護を受けることができます。逆にいうと、周知性を獲得していない未登録商標は、商標法上保護される根拠がないのです。つまり、周知性を獲得するまでは商標法上保護する価値がないというのが、いまの日本という国の価値観なのです。

だとすると、周知でない商標については、他人のブランドであっても勝手に登録することを妨げる法律上の理由は、ないといえます。ただし法律上許されることと、社会通念上許容されることの間には差があるかもしれません。ご商売を続けていく中で、他人のブランドを無断で登録するという判断が貴社にとってどういう意味を持つのか、あるいはどのようなメリット・デメリットがあるのか、事前によく検討してください。

他人にブランドを登録されたらどうしたらよいのか

最近、このようなお問い合せを多くいただきます。

まずは上記の異議・無効・取消理由がないか、検討してみる必要があります。何かの理由がありそうならば、無効審判などを請求して、その商標権を潰すことを考えます。

ただしこれらの理由を探すことは難しいことが多いです。ほとんどの理由には出願時の周知性が要求されますが、出願は半年以上前になされていることが多く、有名ブランドでないかぎり、出願時の周知性を証明することは容易ではありません。

万一無効理由等が見つからない・証明できない場合でも、メーカー側に商標権者よりも資金力があるならば、無効審判や取消審判を請求し、さらには訴訟などを提起することを検討します。

こうすることで、場合によっては商4条1項7号などが認められるかもしれませんし(7号の適用は個別の事情により適用になったりならなかったりします)、相手を牽制しつつ証拠収集の時間を稼げます。特に相手の規模が小さい場合は、審判や訴訟の対応費用で大幅な赤字になるので、争うよりも商標権を譲渡すると判断するケースが少なくありません。

弊所の対応

弊所には、商標を取りたい方・潰したい方の両方からご相談いただきます。

取りたい方には、上記のように数多くの拒絶理由があり登録できない可能性がある点、そのような商標登録は業界内で評価されずご商売に悪い影響が出る可能性がある点、また仮に無事に登録になっても相手方の審判請求などで手間やコストがかかる点などをご説明申し上げて、それでも出願をご希望される場合は、受任しています。繰り返しになりますが、商標法はこのような出願を許容しているからです。この場合は、登録後の審判対応なども包括的にサポートさせていただきます。

一方でそのような商標登録をされて困っている方には、審判請求をはじめ訴訟などあらゆる手段を用いて権利を潰すか、相手方と権利譲渡やライセンス許諾の交渉するなどの選択肢を検討します。弊所ではこれらのお手伝いもしています。英語でのメーカーとの交渉も代わりに行います。

いずれにせよ商標は先願主義で早い者勝ちという大原則があるので、どのような立場であれブランドを日本で展開する可能性がある場合は、一刻も早く商標出願すべきです。他人の権利を潰すコストの方がよっぽど高いので、たとえテスト販売であっても日本への進出が決まったならば同時に商標出願もしておくのが結局最も安上がりだからです。一般には、代理店側からメーカーを説得することで商標出願にこぎつけることが多いようです。

おまけ

以前、「松阪牛」や「津軽りんご」が中国で勝手に登録され、本物が輸出できないことが日本で問題になりました。

最近は逆に、日本人が中国メーカーのブランドを勝手に登録する事例が相次いでおり、問題となっています。これには中国メーカーの技術力が上がってきたことや、日本人が中国商品を簡単に仕入れられるようになったことが背景にあります。取引量が増え、競業者が増えるとどうしてもこのようなトラブルも増えてしまいます。

日頃の業務に取り組みながら、日本も変わってきたなぁと実感しています。